El deber de transmitir los conocimientos técnicos accesorios a la invención en los contratos de cesión y licencia de patentes (análisis del artículo 84 de la ley de patentes)

Resumen

El artículo 84 de la Ley de Patentes (“LP”) establece que “el cedente y el licenciante de la patente ha de transmitir los conocimientos técnicos y know-how necesarios para explotar la invención objeto de la patente.” Como contrapartida a la obligación de prestación de asistencia técnica y comunicación del know-how complementario, y dado que el valor de éste se determina en gran medida en su carácter secreto, el cesionario y licenciatario vienen obligados a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. La legislación española ha ido un paso más allá que el resto de legislaciones europeas en materia de contratos de cesión y de licencia de patentes al incluir en su normativa un artículo como el artículo 84 de la LP que va dirigido a: (i) proteger al destinatario de la tecnología licenciada o cedida; y (ii) a subsanar ciertas deficiencias que presenta el sistema de patente español, las cuales son deficiencias comunes que están presentes en los sistemas de patentes de países de derecho civil. Los intereses de España como país receptor de tecnología se ven manifestados en la LP, por la existencia de una serie de normas que van dirigidas a incrementar las obligaciones del transferente de tecnología, como por ejemplo la obligación prevista en el artículo 84 de la LP de poner a disposición del cesionario o del licenciatario, los conocimientos necesarios para su efectiva explotación. La obligación establecida en el artículo 84 de la LP de poner a disposición los conocimientos técnicos que posee el transmitente de la tecnología, lo ha establecido el legislador español a los fines de proteger al receptor y asegurar la efectiva transferencia de tecnología. Una de las funciones y propósitos de la obligación contemplada en el art. 84 de la LP es el fortalecimiento del poder de negociación de los contratantes españoles, los cuales suelen ser receptores de tecnología. El trasfondo del art. 84 de la LP tiene su fundamento en la situación, frecuente en la práctica, de que los titulares de tecnología patentada no dan a conocer en la descripción de la patente todos los datos y conocimientos que hacen a la invención explotable, o que ayudan a la máxima rentabilidad de esa explotación, bien sea en el aspecto comercial como en lo económico. Esta reserva de información de parte del solicitante es lícita dado que la invención para ser patentable no requiere ser explotable sino solo ejecutable. Por ende, el artículo 84 de la LP viene a ser una solución al problema que deriva de las exigencias existentes en el derecho español sobre la descripción de la invención, la cual se limita a exigir una descripción para la ejecución y no para la efectiva explotación. En la práctica, cuando la patente se transmite o se otorga una licencia sobre la misma, el receptor de la patente puede verse en la necesidad de recibir del transmitente o de terceros la tecnología adicional para conseguir la explotación de la invención. Por tanto, el art. 84 de la LP viene así a subsanar las deficiencias de la descripción de la invención en la patente y a esa situación de inferioridad en que pueden verse inmersos los receptores de tecnología patentada obligando al licenciante a “poner a disposición del adquirente y licenciatario de una patente los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.” (art. 84.1 de la LP) El artículo 84 de la LP es tan importante en el régimen jurídico del derecho de patentes español que su existencia ha generado características particulares en dicho régimen que lo distinguen del resto de sistemas de patentes vigentes en Europa. En efecto, la existencia del artículo 84 de la LP hace que el régimen español de patentes se diferencie del resto de ordenamientos de patentes existentes en Europa, en por lo menos tres (3) aspectos fundamentales, a saber: 1. El artículo 84 de la LP confirma que el transmitente (cedente o licenciante) de una patente no es un actor pasivo, sino que cumple un papel activo, ya que está obligado a aportar y realizar todo aquello que sea necesario para permitir al receptor de la patente el poder hacer un uso eficiente, efectivo y adecuado de la explotación de la patente cedida. El mero hecho del transmitente de autorizar al receptor de la patente el uso de la invención no es suficiente. 2. El artículo 84 de la LP extiende el deber del transmitente de la patente, no sólo a ceder y/o licenciar una patente cuya invención pueda ser ejecutada por un experto en la materia, sino que la invención que pueda ser explotada adecuadamente. El artículo 84 de la LP supone una ampliación del contenido de la prestación debida por el cedente o licenciante, que no se limita a transmitir a quien explote la patente una invención ejecutable, sino que con la existencia de dicha norma su obligación se extiende a aportar todos los conocimientos que hagan que la invención patentada pueda ser explotada adecuadamente por parte del receptor de la patente. 3. El artículo 84 de la LP viene a subsanar las deficiencias que genera la regla de la descripción suficiente de la invención en la memoria de la patente prevista en el artículo 27 de la LP. El artículo 84 de la LP el legislador español trata de subsanar la no existencia en el derecho español del requisito del “Best Mode,” que existe en el derecho de patentes estadounidense y en muchos otros países con régimen de patente más moderno. Por ultimo cabe señalar que la obligación de poner a disposición los conocimientos técnicos prevista en el artículo 84 de la LP, viene a ratificar en el derecho de patentes ciertos principios del derecho general que son aplicables a las transacciones de entrega de bienes, como es el caso de bienes intangibles como son las patentes.